У справі № 910/6499/21 компанія звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до кількох фізичних осіб – підприємців, за участю третіх осіб, про заборону використання без згоди позивача позначення «USUPSO», схожого з торговельною маркою «MINISO», зареєстрованою за свідоцтвом України № 256518, та відповідного позначення, схожого з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № 240288, про заборону використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «смайла», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, а також про зобов’язання вчинити дії.
Рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду, у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу компанії, скасував судові рішення попередніх інстанцій і передав справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, вказавши таке.
Абзацом п’ятим п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Згідно з абз. 5 п. 4 ст. 16 цього Закону торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
Місцевий господарський суд, відмовляючи в задоволенні позову, вказав, зокрема, що у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває інша справа за позовом компанії до власників свідоцтва України № 289929 і міжнародної реєстрації № 1384081 щодо словесної торговельної марки «USUPSO» про визнання їх недійсними, заборону здійснення будь-якого використання позначень та зобов’язання вчинити певні дії. Обмежившись посиланням на відсутність судового рішення про визнання недійсними свідоцтва України № 289929 та міжнародної реєстрації № 1384081 (яке набрало законної сили), місцевий господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову в цій господарській справі, оскільки відповідачі мають законні підстави використовувати позначення «USUPSO».
Апеляційний господарський суд додатково зауважив, що відповідачі мають законні підстави для використання позначення «USUPSO» як зареєстрованої торговельної марки в силу приписів ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Тому немає підстав для заборони використання цього позначення та зобов’язання вчинити дії, серед іншого, щодо зміни назви магазинів, демонтажу вивісок тощо.
Водночас ні місцевий, ні апеляційний господарські суди не зазначили, на підставі яких доказів вони встановили правомірність користування відповідачами торговельною маркою «USUPSO», яка, на думку позивача, порушує його права, зокрема й через більш ранню реєстрацію його торговельної марки. Крім того, з урахуванням наявного спору щодо правомірності реєстрації торговельної марки «USUPSO», яку використовують відповідачі, господарські суди попередніх інстанцій передчасно зробили висновок про правомірне її використання.
Постанова КГС ВС від 16 червня 2022 року у справі № 910/6499/21 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104813428.
